Registro de marca en Estados Unidos

La marca es probablemente el activo más importante de su empresa. Es lo que permite diferenciar sus productos o servicios de los de sus competidores. Con el registro de la marca, obtendrá un derecho exclusivo al uso de la marca en el mercado americano. Además, podrá evitar que sus competidores o terceros hagan uso de ella para aprovecharse de su reputación.

Sí, es posible vender sus productos o servicios sin registrar la marca antes. Sin embargo, esto puede acarrearle graves problemas en el futuro. Por ejemplo, un tercero podría registrar una marca similar y tratar de impedir que pueda seguir vendiendo, o un competidor podría utilizar su marca en el mercado para aprovecharse de su reputación. En estos casos, aunque seguirá teniendo la protección de las marcas de common law, perderá las enormes ventajas de tener la marca registrada a nivel federal.

Nuestra recomendación siempre es registrar el logotipo y el nombre por separado. Al registrar el nombre con caracteres estándares, la protección del nombre es mucho más poderosa. Además, si registra solamente su logotipo y lo cambia en un futuro, corre el riesgo de perder la protección del nombre de su marca.

En Estados Unidos conviven el registro federal con los registros estatales. El registro estatal protege la marca solamente en el Estado determinado, mientras que el registro federal en la oficina de la United States Trademark and Patent Office (USPTO) protege la marca en todos los Estados Unidos. En general, para todas aquellas empresas que venden en más de un estado y para todas las empresas extranjeras que ofrecen productos en los Estados Unidos, es recomendable registrar la marca a nivel federal.

Existen numerosas bases de datos en las que puede comprobar si existen marcas iguales o parecidas a la suya. La propia Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO) tiene la herramienta TESS (https://tmsearch.uspto.gov)(https://tmsearch.uspto.gov/) en la que puede hacer una búsqueda rápida. Sin embargo, tenga en cuenta que existen muchos factores a la hora de determinar si una marca puede entrar en conflicto con la suya. Se usan los llamados Dupont factors para evaluar si existe riesgo de confusión entre dos marcas, como similitud en apariencia, sonido, connotación e impresión comercial; similitud de productos y servicios; similitud de los canales comerciales; las condiciones en las que los consumidores acceden al producto y servicio; si la marca era conocida; si hay evidencias previas de confusión, entre otros. Aunque realice búsquedas por su cuenta, es recomendable contar siempre con la opinión legal de un abogado. En nuestro bufete, realizamos una búsqueda exhaustiva de potenciales conflictos, no solo en bases de datos federales, sino también estatales, e incluso de marcas no registradas (marcas de common law) que de alguna manera puedan condicionar la viabilidad del registro o sus efectos.

Sí, puede utilizar su solicitud de registro o su registro de marca extranjera como base para la presentación, pero ello implica que la marca que solicita en Estados Unidos no puede abarcar más (en cuanto a descripciones de producto y reivindicaciones) que la marca extranjera. Le recomendamos que facilite al abogado el registro o la solicitud de registro previa extranjera para evaluar conjuntamente si es conveniente utilizarla, o si conviene más registrar una marca nueva o diferente.

Muchos clientes nos plantean esta pregunta y la respuesta es siempre un rotundo sí. Piense en cuánto dinero invertirá en marketing para darse a conocer y cuántos esfuerzos realizará para que su público reconozca su marca. Imagínese que cuando finalmente consiga sus objetivos, le obliguen a cambiar el nombre o el logo, a dejar de vender en los Estados Unidos, o a usar una marca en Estados Unidos diferente a la del resto de países, con todos los gastos duplicados que eso implica. La inversión en el registro de una marca es relativamente pequeña (< 1,5 ks) y puede ahorrarle decenas de miles de dólares y muchos dolores de cabeza en el futuro. Esta respuesta es válida también para cualquier empresa extranjera que tenga vocación de expansión a los Estados Unidos, por muy pequeña que sea.